Heeft het zin om ‘coronatermen’ als merk te registreren?

Sinds de uitbraak van het coronavirus proberen mensen steeds vaker coronatermen te registreren als merk. Ook in de Benelux gebeurt dit. Maar waarom doen ze dat? En heeft het zin?

Belangrijke gebeurtenissen

Elke keer als er een belangrijke gebeurtenis is, doen mensen merkaanvragen die aan die betreffende gebeurtenis refereren. Zo is het ook met het coronavirus. Mensen hopen blijkbaar te kunnen profiteren van het monopolie dat een merk biedt. Zo wordt de ene na de andere opmerkelijke merkaanvraag gedaan bij officiële merkeninstanties, zoals Benelux Office for Intellectual Property. BOIP is de officiële merkeninstantie in de Benelux. De vraag is of je deze termen kunt monopoliseren.

Opmerkelijke aanvragen

Als je in het Benelux merkenregister zoekt, kom je veel ‘aparte’ merkaanvragen tegen. Enkele voorbeelden zijn de volgende 3 merkaanvragen, die recent gedaan zijn bij BOIP:

1. COVID-19 SURVIVOR voor onder andere T-shirts en petten;
2. CORONA BABY, voor onder andere babykleding;
3. CORONA THERAPEUTICS, voor onder andere medische diensten.

Deze aanvragen zijn voorlopig geweigerd. Dat betekent dat BOIP vindt dat deze aanvragen niet voldoen aan de eisen voor merken.

Wat is een merk?

Een merk geeft je een monopolie voor gebruik van dat merk voor bepaalde producten of diensten. Een merkaanvraag komt echter alleen in aanmerking voor inschrijving als merk, als het voldoet aan de juridische voorwaarden van merken. Het juridische doel van een merk is dat de consument het product of de dienst waarvoor het merk is aangevraagd, als afkomstig van een bepaald bedrijf kan herkennen. Voorbeeld: je koopt een Apple-computer omdat jou met dat merk een bepaalde kwaliteit en design van een bepaalde onderneming beloofd wordt. Als belangrijke voorwaarden om dit doel te kunnen bereiken, moet het merk onderscheidend vermogen hebben en mag het niet beschrijvend zijn. Hierbij wordt gekeken naar de producten en diensten waarvoor het merk aangevraagd wordt.

Wat houdt ‘onderscheidend vermogen hebben’ en ‘niet beschrijvend zijn’ in?

Als een merk onderscheidend vermogen heeft, zorgt het ervoor dat de consument kan herkennen dat een product of dienst van een bepaald bedrijf is, zodat die consument zijn aankoopbeslissing kan doen. Als de consument een merk niet als merk kan zien en het dus niet zijn basisfunctie uitoefent, dan heeft het geen onderscheidend vermogen.

Een merk kan om verschillende redenen onderscheidend vermogen missen. Het kan bijvoorbeeld te gangbaar zijn om als merk gezien te worden. Maar het kan bijvoorbeeld ook te simpel zijn of juist te ingewikkeld. Een voorbeeld van een merk zonder onderscheidend vermogen is een enkele stip. Omdat zo’n merk te simpel is, kan de consument die namelijk niet als merk herkennen. Een voorbeeld van een merk met onderscheidend vermogen is een plaatje van een appel voor het product computers.

Als een merk niet beschrijvend is, beschrijft het geen enkel kenmerk van het product of de dienst waarvoor het wordt aangevraagd. Het mag bijvoorbeeld niet beschrijven voor wie het product of de dienst bestemd kan zijn, of een eventuele kwaliteit die het product of de dienst kan hebben. Of de plaats waar het product of de dienst vandaan kan komen. Een voorbeeld van een beschrijvend merk is ‘Apple’ voor fruitsappen. Een dergelijk merk zou namelijk de smaak van de fruitsap kunnen beschrijven. Een voorbeeld van een niet beschrijvend merk is Apple voor computers.

Omdat een merk zonder onderscheidend vermogen in veel gevallen ook beschrijvend is, worden deze gronden vaak samen genoemd door BOIP.

Dit gaat niet over of een merk ‘vrij’ is

Let op, dit hele verhaal gaat dus over de wettelijke vereisten voor een Benelux-merk en dus niet over de vraag of een merk ‘vrij’ is. BOIP weigert namelijk een merk zonder onderscheidend vermogen en/of een merk dat beschrijvend is. Dit staat nog los van een eventueel bezwaar door oudere merkhouders, als het betreffende merk ook nog eens te veel lijkt op, en in hetzelfde vaarwater zit als, een eerder merk van een ander.

Iedereen weet natuurlijk dat Apple een geregistreerd merk is. Deze voorbeelden gaf ik om uit te leggen wat een onderscheidend en niet beschrijvend merk zou zijn, en wat niet.

Zijn de coronatermen onderscheidend/niet beschrijvend?

Als we tegen deze achtergrond kijken naar de drie hierboven genoemde coronavirus-gerelateerde merkaanvragen, vindt BOIP de aanvraag onder 1 niet onderscheidend, en de aanvragen onder 2 en 3 niet onderscheidend en ook beschrijvend. Hiervoor kan ik eenvoudig een verklaring geven.

Neem nou het merk onder 1. De term ‘COVID-19’ is de officiële naam voor het coronavirus, terwijl survivor Engels is voor overlever. Het merk stelt de consument niet in staat om het als merk te zien, omdat het daarvoor te gangbaar is. Het merk is dan ook niet onderscheidend.

En merk 2 (CORONA BABY)? Bij de behandeling van de verschillende merkaanvragen beschouwt BOIP de term ‘corona’ inmiddels als een ander woord voor ‘het coronavirus’, ‘de uitbraak van het coronavirus’ en ‘de crisis als gevolg van de uitbraak van het coronavirus’. Hiermee is dit merk beschrijvend: de babykleding waarvoor het merk aangevraagd is, kan bestemd zijn voor baby’s die verwekt zijn ten tijde van de coronacrisis, of die geboren zijn in die tijd. Het merk is daarnaast om dezelfde reden als merk 1 ook niet onderscheidend.

Merk nummer 3 (CORONA THERAPEUTICS) is beschrijvend omdat het kan zijn voor medische diensten in de vorm van therapie voor mensen die ziek zijn geweest als gevolg van het coronavirus. En ook dit merk mist onderscheidend vermogen, om dezelfde reden als merk 1.

‘Kan’ is voldoende

Zoals je ziet gaat het er steeds om of het merk beschrijvend kan zijn. Het merk CORONA BABY hoeft namelijk niet daadwerkelijk te zijn voor babykleding bestemd voor baby’s die tijdens de coronacrisis verwekt zijn. De enkele mogelijkheid is al voldoende voor een weigering.

Altijd beschrijvend?

Zijn corona-gerelateerde merkaanvragen dan altijd beschrijvend? Niet als je er een onderscheidend element bij doet. Het merk ‘OLVG CORONA CHECK’, aangevraagd voor onder andere diensten op het gebied van medische testen, is hierbij een goed voorbeeld. Als enkel ‘corona check’ zou zijn aangevraagd, zou het zijn geweigerd, want beschrijvend. Maar het onderscheidende element ‘OLVG’ maakt deel uit van het merk, en dat is het merk van het ziekenhuis Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam. En dan is het merk OLVG CORONA CHECK opeens niet meer beschrijvend. Maar dit merk kan het gebruik van de term ‘corona check’ niet tegenhouden, want deze term is beschrijvend. Met andere woorden: je krijgt dus geen monopolie op de corona-term op deze manier.

Goede zeden

Er is ook een andere reden waarom BOIP corona-gerelateerde merkaanvragen kan weigeren. Eén van de verschillende andere voorwaarden waaraan merken moeten voldoen is dat ze niet in strijd met de goede zeden of de openbare orde mogen zijn. BOIP vindt het merk onder 1 (COVID-19 SURVIVOR) ook in strijd met de goede zeden. Dit is begrijpelijk, zeker nu er zoveel slachtoffers vallen als gevolg van het coronavirus, en de coronacrisis zo’n grote impact heeft op de wereld.

Heeft het zin?

Je ziet dus, het heeft weinig zin om op deze manier geld proberen te verdienen aan deze vreselijke crisis. Een dergelijk merk zal namelijk hoogstwaarschijnlijk worden geweigerd. Allereerst ligt een weigering op de loer vanwege het beschrijvende en niet onderscheidende karakter van dergelijke merken. Termen die te maken hebben met het coronavirus zullen immers makkelijk als gangbaar en als beschrijvend worden gezien. Daarnaast is een weigering ook denkbaar vanwege strijdigheid met de goede zeden, aangezien dergelijke merken mogelijk als smakeloos zullen worden gezien.

Als het doel is om een corona-gerelateerde term te monopoliseren en je zou proberen om het beschrijvende karakter van je merk te ‘herstellen’ door er een onderscheidend element bij te doen, dan kom je er bedrogen uit. Zoals we hierboven hebben gezien kun je een beschrijvende term op deze manier immers niet monopoliseren.